Le 16 juillet 2013, la Cour fédérale a publié ses Motifs publics du jugement et jugement dans l’affaire Merck & Co. Inc. et Merck Canada Inc. c. Apotex Inc. et al. [2013] CF 751 (affaire Lovastatine) qui accorde à Merck un total de plus de 180 millions de dollars en dommages et intérêts avant jugement pour la contrefaçon du brevet visant la lovastatine de Merck par Apotex. En plus d’accorder d’importants dommages-intérêts, la décision est également importante pour un certain nombre de raisons d’ordres juridique et stratégique, notamment :

• un rejet clair de la défense fondée sur l’existence d’une solution non contrefaisante;
• la reconnaissance qu’une redevance raisonnable peut être supérieure au montant que le contrefacteur est disposé à payer;
• l’obtention plus rapide des intérêts avant jugement.

L’affaire remonte à 1993 lorsqu’Apotex a signifié un avis d’allégation aux termes duquel elle s’engageait à ne pas contrefaire le brevet visant la lovastatine de Merck si elle obtenait un avis de conformité. Après avoir obtenu son avis de conformité, Apotex a rapidement déplacé sa production de lovastatine dans un endroit éloigné en Chine. Lors du procès sur la question de la responsabilité, la Cour fédérale a conclu que contrairement à l’engagement d’Apotex, 70 % de la lovastatine fabriquée ou importée par Apotex contrevenait au brevet visant la lovastatine de Merck et a ordonné la tenue d’un procès afin de quantifier les dommages-intérêts de Merck.

À l’étape de l’évaluation des dommages-intérêts, Apotex a allégué que Merck ne devrait avoir droit qu’à des dommages-intérêts symboliques puisqu’il existait une solution non contrefaisante. Bien que cet argument ait été reconnu aux États-Unis¹, il n’a jamais été accepté au Canada ou au Royaume-Uni. La Cour a conclu que le fait qu’il existe une solution non contrefaisante n’a pas d’incidence aux termes de la législation canadienne. Fait important, la Cour a conclu que la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Monsanto² n’a pas modifié la loi et a indiqué que les dispositions prévues par la loi aux États-Unis à l’égard des dommages-intérêts sont très différentes de celles prévues par la loi au Canada et au Royaume-Uni. La Cour a également conclu qu’il y avait de solides motifs pour rejeter le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante, qui ferait en sorte que les demandeurs obtiendraient une compensation inadéquate et que [traduction] « le contrefacteur se soustrairait à ses responsabilités à l’égard de la contrefaçon ».

Par conséquent, la Cour a conclu que Merck a droit au manque à gagner découlant de la contrefaçon d’Apotex. Cependant, la Cour a rendu une conclusion subsidiaire à l’effet que si Merck devait être limitée à une redevance raisonnable, il devrait y avoir a) une seule négociation avant la contrefaçon; et b) un cadre pour une négociation hypothétique pour tenter d’établir une marge de négociation entre ce que le titulaire de brevet est prêt à accepter et ce que le contrefacteur est prêt à payer. Il est important de noter que la Cour a conclu que lorsqu’il n’y a aucune marge de négociation (c.-à-d., lorsque le montant minimum que le demandeur est prêt à accepter est supérieur à ce que le contrefacteur est prêt à payer), la redevance qui découle de la négociation hypothétique est fixée selon ce que Merck est prête à accepter. Par conséquent, le profit net du contrefacteur ne constitue pas le plafond auquel la redevance raisonnable est fixée. Selon la Cour : [traduction] « Le fait d’exiger une redevance égale au montant minimum que le demandeur est prêt à accepter sera la seule façon de compenser adéquatement le titulaire de brevet pour l’utilisation non autorisée de sa technologie ».

Enfin, pour ce qui est de la question des intérêts avant jugement, la Cour fédérale a généralement conclu dans des décisions précédentes qu’un octroi d’intérêts avant jugement correspondant au taux applicable de la Banque du Canada est approprié dans des affaires de brevets³. Il est important de souligner que la Cour a conclu que lorsqu’une partie (comme c’est le cas en l’espèce) présente des [traduction] « données probantes plus solides », un taux supérieur peut être adéquat. La Cour a tenu compte des coûts d’emprunt de chacune des parties et a convenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder des intérêts avant jugement au taux de la Banque, majoré de 1 %. Il s’agit d’un élément particulièrement important étant donné que l’octroi d’intérêts avant jugement s’étend sur presque 17 ans.

 

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¹ Voir, p. ex., Grain Processing Corp. v. Am Maize-Prods Co., 185 F 3d 1341 (Fed Cir 1999)
² Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902
³ Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2006 CF 1234; Merck & Co. c. Apotex Inc., 2006 CF 524